Il nuovo brevetto europeo con effetto unitario è partito con squilli di tromba il 1° giugno 2023, con la contemporanea entrata in vigore dell’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (accordo TUB) e dei due regolamenti UE 1257/2012 (tutela brevettuale unitaria) e 1260/2012 (regime di traduzione).

Secondo la vulgata, il nuovo brevetto – che di nuovo ha ben poco – si affiancherebbe al brevetto europeo “classico”, che rimane in vigore ma rispetto al quale il brevetto unitario sarebbe particolarmente utile per le piccole e medie imprese, che – si dice – si avvantaggerebbero di una tutela brevettuale estesa senza dover sostenere i costi di convalida a cui, invece, è assoggettato il brevetto europeo classico.

È vero che un brevetto classico va convalidato in ciascun paese di interesse, affrontando relativi costi di traduzione nella lingua nazionale, costi per il mandatario e tasse di convalida nazionali. È altrettanto vero che il brevetto unitario non comporta nessuno dei suddetti costi, essendo ottenibile con un’unica domanda e senza versamento di alcuna tassa, né, sostanzialmente, costi di traduzione [1].

Tuttavia, quando un prodotto sembra avere solo vantaggi e ci viene proposto a costo zero, il sospetto è che i costi e gli svantaggi siano stati spostati da un’altra parte.

La “quota di compensazione”

Ulteriore motivo di diffidenza viene dal fatto che, alle PMI che richiedono l’effetto unitario per un brevetto depositato in una lingua che non sia inglese, francese o tedesco, viene accordato un rimborso “una tantum” di 500 euro. 

Perché mai, se il brevetto unitario è pensato per agevolare le PMI, queste dovrebbero godere di un’ulteriore agevolazione?

Si dice che l’agevolazione sarebbe finalizzata a compensare le spese di traduzione, ma questa è una giustificazione piuttosto ridicola: le aziende che depositano il brevetto in inglese, francese o tedesco devono comunque produrre una traduzione, la quale dev’essere in una lingua che, nella maggior parte dei casi, non sarà la loro lingua ufficiale. Al contrario, le aziende con sede in un paese che ha una lingua ufficiale diversa da inglese, francese o tedesco avranno presumibilmente depositato la domanda europea come estensione di una precedente domanda prioritaria redatta nella loro lingua, la quale potrà venire utilizzata in luogo della traduzione, previi adeguamenti marginali.

Ebbene, si dà il caso che il principale paese partecipante all’accordo TUB con una lingua diversa dalle tre suddette sia proprio l’Italia, che ha una concentrazione particolarmente elevata di PMI. Qualcuno potrebbe sospettare che quell’obolo, un po’ offensivo, di 500 euro sia destinato proprio alle PMI italiane indecise, per “convincerle” che il brevetto unitario sia più conveniente di quello classico.

Dove sono finiti i costi?

Per rispondere a questa domanda occorre considerare diversi aspetti.

1) Il brevetto unitario è effettivamente unitario?

I paesi partecipanti alla Convenzione sul brevetto europeo sono attualmente 39, di cui solo 17 partecipano al brevetto unitario. Ne consegue che, nei rimanenti 22 paesi, si dovrà continuare ad effettuare le convalide esattamente come avviene oggi, con l’ovvia conseguenza che per questi paesi il brevetto unitario non darà alcun vantaggio economico.

Tra i paesi esclusi troviamo Spagna, Gran Bretagna, Svizzera, Polonia e Turchia, solo per citare i più importanti.

2) Costi di convalida

Sotto questo aspetto, va ricordato che molti dei 17 paesi del brevetto unitario partecipano all’accordo di Londra [3], firmato nel 2000. L’accordo prevede, per alcuni paesi tra cui Germania, Francia, Belgio ed Irlanda – tutti aderenti all’accordo TUB – la dispensa completa dalla traduzione per la convalida del brevetto europeo. In questi paesi, inoltre, la convalida del brevetto è automatica e non richiede alcuna azione da parte del titolare, né l’obbligo di nominare di un mandatario e nemmanco il pagamento di tasse.

Altri paesi partecipanti all’accordo di Londra, tra cui Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia ed Ungheria, anch’essi aderenti all’accordo TUB, richiedono una traduzione parziale, limitata alle rivendicazioni, con costi corrispondentemente inferiori.

Pertanto, se è palese che il brevetto unitario consenta sostanziali risparmi dei costi di convalida rispetto ad un brevetto classico convalidato in tutti i 17 paesi partecipanti all’accordo TUB, occorre valutare il reale interesse per l’impresa ad ottenere una tutela in tutti quei 17 paesi, ma occorre anche considerare quanti e quali paesi di interesse sono tra quei 17, perché per gli altri si dovrà comunque procedere con le convalide.

Se, come avviene di norma per le PMI, i paesi realmente interessanti si limitano a 4/5, il risparmio ottenuto depositando una richiesta di effetto unitario rispetto a mantenere il brevetto in forma classica e convalidarlo negli stessi paesi è irrisorio.

Si potrebbe obiettare che, per quanto irrisorio, un risparmio non sia da buttare. La questione però è un’altra: a che prezzo? Occorre infatti considerare che il brevetto unitario presenta anche molti svantaggi che, per qualche motivo, non vengono sufficientemente evidenziati ma che possono facilmente superare i vantaggi.

3) Costi di rinnovo annuale

Tra i costi “amministrativi” di un brevetto sono compresi i rinnovi annuali.

Ci viene detto che la tassa unica per rinnovare un brevetto unitario è molto vantaggiosa rispetto alle molteplici tasse di rinnovo nazionali per un brevetto classico. Questo vantaggio, tuttavia, dipende dal numero di paesi in cui viene convalidato il brevetto classico.

Come si osserva nella figura seguente, i costi annuali complessivi per rinnovare un brevetto classico in Italia, Germania e Francia (linea verde) è inferiore a quello di un brevetto unitario, con una differenza di circa 300 euro al decimo anno, per un risparmio cumulativo di 1.300 euro. Si consideri che, di norma, 10 anni sono il tempo medio di mantenimento in vita di un brevetto europeo. È chiaro che, se il brevetto viene mantenuto per un tempo maggiore, la convenienza del brevetto classico cresce.

Se, ai suddetti tre paesi, si aggiunge l’Olanda, i costi di rinnovo (linea rossa) sono appena lievemente superiori a quelli del brevetto unitario, il sovrapprezzo cumulativo al 10° anno essendo inferiore a 300 euro.

4) I costi di contenzioso

Tuttavia, i costi maggiori sono quelli di contenzioso. 

È appena il caso di ricordare che la ratio della tutela brevettuale consiste proprio nella possibilità, da parte del titolare della privativa, di agire per difendere i propri interessi: in altre parole, il brevetto costituisce solamente un diritto, che però rimane lettera morta fintanto che non viene attuato in sede giurisdizionale, cioè in tribunale.

Va anche ricordato che i costi di contenzioso superano, di norma, quelli legati all’ottenimento ed al mantenimento del titolo.

Ciò detto, per un brevetto unitario il contenzioso va portato al TUB, che dal 1° giugno 2023 ha competenza esclusiva, mentre i tribunali nazionali rimangono competenti solamente per un brevetto classico e solamente in certi casi, uno dei quali è la cosiddetta “rinuncia” (opt-out), un atto formale che dev’essere depositato presso il TUB dal titolare.

A titolo puramente indicativo, se un’azione di contraffazione in Italia comporta il pagamento di un contributo unificato che, al massimo, arriva a 1.686 euro, un’analoga azione al TUB comporta il versamento di una tassa base di 11.000 euro, a cui va aggiunta una tassa variabile dipendente dal valore della causa; tale tassa viene pagata in misura ridotta al 60% per le imprese micro o piccole (non per le medie), cioè con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, con esclusione quindi delle imprese classificate “medie”; si tratta comunque di 6.600 euro di tassa base.

Tutto questo a tacere dei costi di consulenza tecnica e legale, che rappresentano la maggior parte dei costi di contenzioso e che sono certamente superiori per un contenzioso dinanzi al TUB rispetto a quello dinanzi ad un tribunale nazionale, se non altro per la necessità di appoggiarsi a consulenti con qualifiche specifiche.

Non va trascurato l’aspetto linguistico: la lingua del procedimento dinanzi al TUB è quella ufficiale del paese che ospita la divisione locale adita, oppure una seconda lingua che ciascuna divisione locale può designare tra le tre lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), cioè inglese, francese e tedesco. Tutte le 14 divisioni locali attualmente istituite hanno designato come seconda lingua l’inglese. Naturalmente, dopo l’inglese, la lingua europea più rappresentata nelle divisioni locali è il tedesco, che è lingua ufficiale in Germania (4 divisioni locali), Austria (1 divisione locale) e Belgio (1 divisione locale).

Poiché la scelta della lingua del procedimento tra quelle disponibili nella divisione locale adita spetta all’attore, è facile intuire come, ad esempio, in un’azione di contraffazione promossa da un titolare italiano di un brevetto europeo nei confronti di un presunto contraffattore tedesco verrà quasi sempre utilizzato l’inglese o, peggio, il tedesco, non l’italiano.

Nel caso opposto in cui il titolare del brevetto sia un soggetto tedesco ed il convenuto per contraffazione sia italiano, la lingua di procedura sarà quasi sempre straniera, salvo che l’italiano abbia commesso contraffazione solamente in Italia, nel qual caso il foro competente sarà Milano e la lingua sarà l’italiano. Se però la contraffazione sarà avvenuta anche altrove, la lingua del procedimento sarà l’inglese anche se il tedesco deciderà di agire in Italia.

Quindi, ci si troverà di fronte alla singolare evenienza di un’impresa (PMI?) italiana che deve affrontare un contenzioso in Italia in lingua inglese. [2]

Nelle azioni di revoca di brevetto unitario, invece, si dovrà adire la divisione centrale a Monaco di Baviera o a Parigi; in entrambi i casi, la lingua del procedimento sarà quella del brevetto, quindi inglese, francese o – più spesso – tedesco. Questa condizione non cambierà nemmeno quando alla divisione centrale si aggiungerà la terza sede di Milano, la cui attivazione è prevista per il 2024.

Nel caso di cui sopra, un attore italiano che domandasse la revoca di un brevetto di un titolare tedesco dovrà litigare presumibilmente in tedesco; nel caso opposto che il titolare di brevetto sia italiano, quest’ultimo dovrà presumibilmente litigare in inglese, dato che, normalmente, quella è la lingua di procedura usata dai titolari italiani dinnanzi all’UEB.

Ne consegue che le imprese italiane dovranno nominare dei consulenti che conoscano una delle lingue di procedura dell’UEB, salvo arrangiarsi con traduttori. È altrettanto ovvio che, in caso di procedimento in tedesco o in altre lingue straniere diverse dall’inglese, si preferirà nominare un consulente madrelingua ricordando che i consulenti di madrelingua tedesca non abbondano in Italia.

Tutto questo comporterà una lievitazione delle spese di consulenza, oltre eventualmente a quelle di logistica.

Si obietterà che i costi di contenzioso sarebbero molto maggiori se si dovessero adire singolarmente 17 tribunali nazionali, come avverrebbe con un brevetto classico. Tuttavia se, come già detto sopra, il brevetto classico viene mantenuto in 4/5 paesi, le azioni riguarderanno al massimo questi paesi, a tacere del fatto che, nei paesi non inclusi nell’accordo TUB, si dovranno comunque adire i rispettivi tribunali nazionali.

Oltretutto, il titolare di un brevetto classico potrà limitare i costi agendo inizialmente dinanzi ad un singolo foro e, in caso di successo e solo dove opportuno, estendendo progressivamente l’azione; peraltro, è probabile che il contraffattore ponga fine alla contraffazione di sua iniziativa anche negli altri paesi in cui insiste il brevetto e, magari, cerchi un componimento stragiudiziale.

Alla luce di quando detto finora, emerge come la convenienza del brevetto unitario per una PMI sia un mito e che, al contrario, il brevetto unitario possa diventare molto costoso proprio a causa della competenza esclusiva del TUB, che è un tribunale pensato non per le piccole imprese, ma per quelle più grandi.

5) Altri costi nascosti

Gli svantaggi del brevetto unitario rispetto al brevetto classico non si esauriscono nei – ridotti o inesistenti – maggiori costi. Rimangono infatti altri svantaggi legati ad una minore flessibilità di gestione, che implicano altri costi non direttamente quantificabili ma potenzialmente rilevanti.

Questi svantaggi derivano proprio dal carattere unitario del brevetto, che è un titolo unico che fornisce una “protezione uniforme” nei 17 paesi dell’accordo, nonché dalla competenza esclusiva ed inderogabile del TUB.

Quanto al secondo aspetto, rimangono molte incognite di natura procedurale, ma anche sostanziale, che consigliano estrema cautela nell’adire il TUB.

Per quanto concerne l’unitarietà del titolo, va considerato che un’eventuale revoca di un brevetto unitario comporterà la perdita della tutela brevettuale in tutti i 17 paesi dell’accordo. Questa evenienza non si verifica necessariamente nel caso di un brevetto classico, perché i diversi giudici nazionali potrebbero avere approcci e opinioni diverse in merito alla sua validità.

Tra l’altro, ai fini della validità di un brevetto unitario vanno considerati anche i cosiddetti “diritti anteriori“, cioè i brevetti nazionali depositati in uno qualsiasi dei 17 paesi aderenti ed aventi data di deposito o di priorità anteriore a quella del brevetto unitario: questi titoli potrebbe rendere nullo il brevetto unitario anche laddove fossero stati pubblicati dopo la data di quest’ultimo. Lo stesso non vale nel caso di un brevetto europeo classico che, al più, verrà invalidato nel paese – o nei paesi – in cui insistono i diritti anteriori.

Altro aspetto riguarda le tasse di mantenimento annuale che, un brevetto unitario, vanno versate interamente, indipendentemente dal fatto che, successivamente, il titolare fosse interessato a limitare la tutela a meno di 17 paesi. A questo riguardo, i costi di rinnovo annuale aumentano di anno in anno; pertanto, soprattutto per brevetti “longevi” (cioè mantenuti per 10 anni o più), lo svantaggio potrebbe diventare rilevante. Al contrario, un brevetto classico può venire lasciato decadere in uno o più paesi in cui il titolare non lo ritiene più vantaggioso, consentendo di risparmiare sui costi complessivi di rinnovo.

Un ulteriore aspetto riguarda l’eventuale cessione del brevetto: un brevetto unitario deve venire ceduto in blocco in tutti i 17 paesi, laddove un brevetto classico può venire ceduto limitatamente ad alcuni paesi, ad esempio nei paesi in cui l’impresa non ha la forza per imporsi commercialmente e deve appoggiarsi ad un partner commerciale, il quale potrebbe chiedere l’attribuzione in proprietà del brevetto per quel paese o quei paesi, pur mantenendo la proprietà del brevetto nei rimanenti paesi.

Considerazioni conclusive

Un brevetto è finalizzato a tutelare un’innovazione, ma la tutela deve venire azionata dal titolare; ciò avverrà auspicabilmente con azioni stragiudiziali ma, spesso, sarà necessario adire le autorità giurisdizionali.

L’aspetto appena citato è fondamentale nella valutazione dell’opportunità di depositare un brevetto e, soprattutto, di estenderlo in più paesi in quanto influisce sui costi che, in un’ottica di gestione finanziariamente sana, devono essere compensati dagli effettivi benefici della tutela brevettuale. Se i costi di contenzioso risultassero insostenibili rispetto alle dimensioni dell’impresa, si saranno investite somme rilevanti per ottenere un brevetto che rimarrà inutilizzabile o inutilizzato.

Pertanto, prima di “gettare il cuore oltre l’ostacolo”, chiedendo l’effetto unitario per un brevetto europeo magari perché “per un mercato grande ci vuole un brevetto grande”, è opportuno svolgere un’analisi realistica degli effettivi benefici derivanti per l’impresa dalla tutela brevettuale, così da valutare efficacemente i rapporti costi/benefici considerati nel loro complesso ed evitare danni potenzialmente gravi all’impresa.

A questo fine è utile ricordare il principio di Pareto, secondo cui “mediamente, l’80% degli effetti deriva dal 20% delle cause“. Quasi sempre, l’analisi rivelerà come i paesi in cui sia effettivamente utile avere una tutela siano relativamente pochi e, per una PMI, probabilmente risotti ad una piccola frazione di quei 17 paesi che aderiscono all’accordo TUB.

Non è un caso che, ad oggi, siano state esercitate circa 500.000 rinunce alla competenza esclusiva del TUB, che ammontano a circa il 50% del totale delle domande di brevetto in esame e dei brevetti europei attivi.

Addirittura, in alcuni casi potrebbe essere opportuno aggirare la procedura di brevettazione europea, optando per singoli depositi nazionali, eventualmente avvalendosi della proroga offerta dalla domanda internazionale PCT, pur con la cautela che questa strada non è disponibile in tutti i paesi della Convenzione europea sui brevetti, nei quali si dovrà procedere depositando domande nazionali.

I casi suddetti potrebbero diventare più frequenti in futuro, proprio a causa del fatto che il TUB ha competenza esclusiva anche per i brevetti classici; sebbene per questi ultimi sia prevista la facoltà di rinunciare alla competenza esclusiva del TUB, le fonti legali non sono sono univoche nello stabilire il reale effetto di tale rinuncia, senza dimenticare che, comunque, la rinuncia sarà esercitabile solamente per i prossimi 7 anni, eventualmente prolungabili a 14.

Da tutto quanto detto, è palese come il brevetto unitario, lungi dall’avvantaggiare le piccole e medie imprese, al contrario sia uno strumento pensato per le grandi imprese, le quali già oggi convalidano i loro brevetti europei ed avviano contenziosi in numerosi paesi. Queste imprese godranno di un notevole risparmio economico in termini di costi di convalida, al contempo godendo della possibilità di colpire concorrenti in più paesi con un unico contenzioso.

Il brevetto unitario potrebbe essere vantaggioso anche per imprese di media dimensione che, oggi, limitano la tutela brevettuale a causa dei costi di convalida. 

Chi sarà più svantaggiato dal brevetto unitario saranno invece proprio le imprese più piccole, le quali dovranno “scendere a patti” per evitare di doversi accollare costi elevati per difendersi.

A giudicare dalla dimensione media delle imprese, si può affermare con discreta sicurezza che il paese che più di tutti soffrirà questa situazione è quello con maggiore incidenza di PMI, cioè proprio l’Italia, che vedrà crescere il numero di brevetti di imprese straniere insistenti sul nostro territorio.