All’alba del brevetto unitario, alcuni fantasmi ancora “aleggiano nel castello“. I più importanti in questo momento sono quelli relativi alla “rinuncia” (“opt-out“). È opportuno notare che, all’inizio di Giugno 2023, erano state depositate al CMS del TUB oltre 500.000 rinunce.

Qualche commentatore ha già sollevato il problema di una certa imponderabilità della rinuncia legata al fatto che, poiché le domande di rinuncia non vengono verificate, nessuno può essere certo che una rinuncia sia effettivamente valida finché qualcuno non ne contesti la validità di fronte al TUB. Sebbene i costi di una simile azione rendano improbabile la suddetta evenienza, essa non è impossibile.

Tuttavia, c’è un motivo di incertezza peggiore del precedente.

Nella pagina web del TUB si legge un’affermazione piuttosto apodittica:

È lecito chiedersi da dove si evinca la suddetta affermazione nell’accordo TUB. La risposta sembra essere: da nessuna parte.

Secondo l’Art. 32(1) ATUB, “Il tribunale [unificato] ha competenza esclusiva […]” in relazione ad una serie di azioni, comprese quelle relative ai brevetti europei classici ed alle domande di brevetto europeo.

Tuttavia, secondo l’Art. 83(1), “Durante un periodo transitorio […]  può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un’azione per violazione o un’azione di revoca di un brevetto europeo  […]“. Questo suggerisce che la competenza del TUB sia non proprio esclusiva.

L’aspetto più scottante sta nell’Art. 83(3) ATUB, a norma del quale “[…] il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto […] hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale […]“.

In passato ci si è già interrogati sul motivo per cui, se la rinuncia per un dato brevetto ha l’effetto che “il TUB non avrà alcuna giurisdizione“, il legislatore abbia comunque sentito l’esigenza di specificare che la rinuncia riguarda la “competenza esclusiva” del TUB, non la mera “competenza”.

Al riguardo vanno registrate alcune opinioni autorevoli. Una FAQ del Comitato preparatorio, ancora disponibile sul web ma – apparentemente – non sul sito del TUB, riporta quanto segue:

È opinione del Comitato preparatorio che una rinuncia rimuoverà completamente un brevetto dalla giurisdizione del TUB. Se l’articolo 83(3) permettesse una giurisdizione non esclusiva del TUB, non sarebbe in alcun modo differente dall’articolo 83(1), che già prevede una giurisdizione condivisa tra il TUB ed i tribunali nazionali.

L’opinione è chiara ma, sfortunatamente, non è vincolante, a maggior ragione se si considera che è stata espressa dopo la firma dell’accordo e, quindi, non è nemmeno parte dei “lavori preparatori” che, ai sensi della Convenzione di Vienna sulla legge dei trattati, possono essere fonte interpretativa di un trattato. Oltretutto, la Convenzione di Vienna è materia assai sdrucciolevole.

Ma il vero problema è che la motivazione non è convincente. Infatti, mentre l’art. 83(1) riguarda espressamente le azioni di contraffazione e di revoca, l’art. 83(3) non soffre di una tale limitazione e, pertanto, si estende a tutte le azioni elencate nell’Art. 32(1) e, quindi, ha comunque un effetto diverso rispetto all’art. 83(1), anche nell’ipotesi che la rinuncia riguardasse la sola “esclusività”.

Di conseguenza, l’interpretazione dell’art. 83(3) rimane controversa e non si può escludere che i giudici lo interpreteranno restrittivamente. In tal caso, la rinuncia  avrebbe un effetto opposto a quello che ci si aspetta: invece di “tener fuori” il TUB, “terrebbe dentro” i tribunali nazionali nelle azioni diverse dalla contraffazione e dalla revoca, vale a dire: accertamento di non contraffazione, misure provvisorie e cautelari ed ingiunzioni, protezione provvisoria e preuso (e – perché no? – azioni relative ad una decisione dell’UEB di rifiutare l’effetto unitario). Se fosse così, la scelta tra quale tribunale adire non sarebbe nemmeno una prerogativa esclusiva del titolare, ma sarebbe disponibile anche ai terzi.

Nemmeno il Regolamento di procedura è particolarmente utile al riguardo. Ad esempio, l’art. 16(1) RoP (azioni di contraffazione) dice: “Il Cancelliere verifica al più presto se il brevetto sia oggetto di rinuncia […]. In presenza di una rinuncia il Cancelliere informa al più presto l’attore, il quale può ritirare o modificare la domanda opportunamente“.

Quindi, il TUB ha competenza esclusiva, ma non proprio, e in ogni caso il titolare del brevetto può rinunciare a tale competenza non proprio esclusiva e, se anche decide di agire in contraffazione successivamente, può (o meno…) ritirare la domanda.

È ragionevole pensare che la suddetta interpretazione sia assurda e probabilmente (sperabilmente?) lo è. Tuttavia, un giudice è soggetto solamente alla legge, non ai pregiudizi o alle ipotesi. Inoltre, l’unico giudice che può pronunciare la parola decisiva è la CGUE. Quanto gli ci vorrà? Probabilmente più di 7 anni.

Il problema non va sottovalutato, dato che l’unica ragione per cui un titolare di brevetto decida di rinunciare è quella di tenere il TUB fuori dai giochi. Tuttavia, in queste circostanze la rinuncia diventa una specie di “Gatto di Schrödinger” e potrebbe non servire allo scopo, suggerendo di elaborare strategie alternative.

Per le domande europee già depositate e per i relativi brevetti c’è poco da fare. Invece, per le nuove domande, i richiedenti, e specialmente le PMI, dovrebbero prendere la cosa in seria considerazione in fase di deposito, almeno finché questo dubbio non sarà stato accantonato.

Dato che ci sono voluti decenni per arrivare a questo traguardo, sarebbe stato saggio attendere qualche mese in più per ottenere un buon risultato. La fretta non è mai una buona consigliera..